商业特许经营以案说法之侵害商标权纠纷案例信息

　　(2020)最高法民申5**1号

　　再审申请人(一审原告、二审被上诉人)：上海****亚洲酒店管理有限公司

　　被申请人(一审被告、二审上诉人)：济南****酒店有限公司

　　再审申请人上海****亚洲酒店管理有限公司(以下简称上海公司)因与被申请人济南****酒店有限公司(以下简称济南公司)侵害商标权纠纷一案，不服山东省高级人民法院(2019)鲁民终2**5号民事裁定，向本院申请再审。本院依法组成合议庭进行了审查，现已审查终结。

　　上海公司请再审称

　　1.济南公司违反双方合同约定，上海公司有权解除合同;上海公司于2017年4月27日向济南公司发出《关于上海**酒店特许经营合同终止的函》，双方合同已经终止。

　　2.从济南公司《关于**广场店终止合作的沟通函》的内容看，双方对于合同的解除终止并不存在争议，济南公司只是想恢复合作;而且如合同解除产生争议，也应由有异议的一方向仲裁机构确认解除合同的效力，而济南公司从未提出;济南公司未在合理期限内向人民法院或仲裁机构提出异议，应承担对其不利的法律后果。故二审法院认为本案应先由上海仲裁委员会确认合同是否解除后，再提起侵权之诉，明显错误。

　　3.济南公司在合同终止后，未经许可使用第38**930号“JI***ANG”文字及图商标及第44**359号“**之星”文字商标(以下简称涉案商标)，构成侵害商标权。

　　综上，上海公司依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百九十九条、第二百条的相关规定，向本院申请再审。

　　济南公司提交意见称

　　1.认定济南公司是否侵害了上海公司的商标权，应当以确认双方的《特许经营合同》是否解除为前提。本案双方对于《特许经营合同》是否解除存在争议，按照合同约定，应当就相关事项申请仲裁，人民法院不能受理。

　　2.济南公司与上海公司已经合作多年，续签合同后，按照上海公司要求进行整改，工程量巨大，上海公司主张的侵权期间实际上就是济南公司的整改期间，济南公司不具有侵权故意。

　　3.上海公司在整改期间未向济南公司提供任何指导，还撤掉了相关人员和设施，导致济南公司未能正常营业，亦未获利，上海公司属恶意解除合同。综上，请求法院驳回上海公司的再审申请。

　　本院经审查认为，本案争议焦点为：二审法院裁定驳回上海公司的起诉是否正确。

　　本案中，上海公司主张其与济南公司签订的特许经营合同已经解除，故济南公司使用涉案商标缺乏依据，构成商标侵权;济南公司对合同解除不予认可,抗辩其使用涉案商标系经过商标权人许可，属合理使用。

　　因此，判断济南公司使用涉案商标的行为是否构成侵权，须以审查上海公司与济南公司之间的特许经营合同是否已经解除，济南公司是否有权使用涉案商标为前提。

　　关于合同是否解除的问题，根据在案证据，上海公司向济南公司发送合同终止函，提出终止双方特许经营合同的意思表示，但济南公司对此不予认可并先后两次向上海公司发送了沟通函。可见，双方对于合同是否解除的问题尚存争议。

　　根据双方签订的特许经营合同第44.3项约定，“如果产生有关本合同的存在、效力、履行、解释、终止的争议，甲方和乙方应协商解决，协商不成的，可向上海仲裁委员会申请仲裁裁决”，该仲裁条款内容明确，符合《中华人民共和国仲裁法》第十六条的规定，系有效条款，而有关合同是否解除的问题属于该条款规定的范围。

　　根据《中华人民共和国仲裁法》第五条规定，“当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理，但仲裁协议无效的除外。”即，对于民事争议，我国法律实行“或裁或审”的原则，在当事人存在有效仲裁条款的情况下，争议事项不属人民法院受案范围。故本案中双方关于合同是否解除的争议应按照合同约定，向上海仲裁委员会申请仲裁，人民法院对此无管辖权。二审法院认定本案审理需以上海仲裁委员会针对涉案特许经营合同是否解除作出的仲裁裁决为依据，并最终裁定驳回上海公司的起诉并无不当。

　　综上，上海公司的再审申请不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条规定的情形。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零四条第一款，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第三百九十五条第二款的规定，裁定如下：驳回上海****亚洲酒店管理有限公司的再审申请。

　　启示

　　1、签订的商业特许经营合同，其条款内容的规范性对特许人和被特许人都及其重要，本案中对于单方面解除合同的条件、形式、确认方式和确认期限等未作出详尽阐述，而是使用了兜底性条款;

　　2、在商业特许经营中，特许人对被特许人对商标使用的约束和管理应当在协议中明确，应明确约束被特许人在合同履行期间和合同终止后的商标使用行为，并设定禁止侵害特许人知识产权的其他行为和违约责任承担条款;

　　3、随着商业特许经营行业的不断发展，特许经营企业应当把特许经营合同的规范性、完整性放在经营管理的重要位置，降低经营管理中的合同风险，提升管理效率。

　　注：作者在案例裁判文书引用时，对当事双方及涉案知识产权信息进行了模糊处理。